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Revisión de procedimientos de Tratados de Cooperación en Materia de Patentes
Junio de 2009
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) permite que un solicitante presente una solicitud, “una solicitud internacional” o una “solicitud PCT” en un formato estandarizado ante una Oficina Receptora del PCT y que esa solicitud sea reconocida como un depósito regular regional o nacional en tantos Estados Contratantes para el PCT como desee el solicitante. Los requerimientos para solicitudes PCT están especificados en los Artículos del Tratado PCT y en las Regulaciones emitidas según el Tratado PCT (las Regulaciones PCT). Ciertos requisitos del Tratado PCT y de las Regulaciones PCT se reiteran en las reglas de práctica de la USPTO en el CFR 37 para conveniencia de los solicitantes de patentes. El 1ro de Julio de 2009 se harán efectivas modificaciones a las Regulaciones PCT (Reglas PCT 46.5 y 66.8) que rigen la forma de introducir enmiendas a las reivindicaciones en solicitudes internacionales. Bajo las actuales Regulaciones PCT, los solicitantes deben presentar páginas de reemplazo solo para aquellas páginas que contengan cambios, mientras que de acuerdo a las Regulaciones PCT revisadas, los solicitantes deberán presentar un juego completo de las reivindicaciones cuando se realizan enmiendas a cualquiera de las reivindicaciones. Las reglas de práctica de la USPTO en 37 CFR (37 CFR 1.485) ponen en aplicación la práctica actual para enmendar reivindicaciones y ha de variarse para ser consecuentes con los cambios a las Regulaciones PCT.
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Directrices de la USPTO para determinar si una invención es obvia
Octubre de 2007
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América ha emitido nuevas directrices sobre el examen de patentes para determinar si una invención es obvia, a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso KSR International vs. Teleflex, Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007), 82 U.S.P.Q2d 1385 (2007). En el pasado, cuando se combinaban referencias anteriores para preparar un rechazo, un examinador tenía que demostrar que las referencias contenían alguna indicación, sugerencia o motivación para llevar a cabo la combinación declarada (esto normalmente se denominaba como la prueba TSM). En el litigio KSR International vs. Teleflex, Inc., la Corte Suprema deja claro que la prueba TSM no es necesaria para establecer la obviedad. Estas nuevas directrices de examen de patente conforman el procedimiento de examen de patente para la decisión de la Corte Suprema y, en consecuencia, reducen el umbral de prueba necesaria para que un examinador de patente elabore y sostenga un rechazo por obviedad. De modo similar, el precedente obligatorio del caso KSR International vs. Teleflex, Inc. hace que un acusado en un litigio de patente pueda establecer con mayor facilitad la invalidez de una patente declarada.
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Modificaciones a la práctica por presentaciones continúas a examen, solicitudes de patente que contienen reivindicaciones patentables indistintas, y examen de reivindicaciones en solicitudes de patente
Agosto de 2007
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América ("USPTO") ha emitido nuevas reglas que serán efectivas a partir de Noviembre 1ro de 2007, que pueden tener un drástico impacto sobre las carteras de patentes. Es importante que todos los inventores y propietarios de patentes revisen sus estrategias y carteras de patente actuales y en proceso con el fin de valorar cualquier modificación requerida en vistas de las reglas que se van a aplicar. La USPTO ha revisado las reglas de práctica en los casos de patente relacionados con las continuas solicitudes y peticiones para prácticas de examen continuado, y para el examen de reivindicaciones en solicitudes de patentes. Las reglas revisadas exigen que cualquier solicitud continuada que sea la tercera o subsiguiente y que es una solicitud de continuación o una solicitud de continuación parcial, y para cualquier petición de examen continuado que sea la segunda o subsiguiente de una familia de solicitudes, debe hacerse presentación de las mismas para lograr que se considere una enmienda, argumento o evidencia, y deben estar respaldadas por una demostración de por qué la enmienda, argumento o evidencia que se busca introducir no había sido presentada con anterioridad. Las reglas revisadas también requieren que un solicitante presente un documento probatorio de examen que cubra todas las reivindicaciones en una solicitud, si la solicitud contiene más de cinco reivindicaciones independientes o más de veinticinco reivindicaciones en total. La USPTO también ha revisado las reglas de práctica con respecto a solicitudes múltiples que tienen el mismo registro o fecha de prioridad, una divulgación que está sustancialmente superpuesta, un mismo inventor o los mismos propietarios.
Le rogamos contacte Garcia-Zamor Intellectual Property Law para analizar las implicaciones que estas modificaciones de reglas representan para su cartera y estrategia.
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Programa piloto opcional permite la revisión pública y la presentación del estado de la técnica y comentarios sobre solicitudes de patente estadounidense para invenciones relacionadas con las artes de computación
Junio de 2007
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (PTO) ha implementado un programa piloto para determinar hasta qué punto la presentación organizada de documentos, acompañados por comentarios del público, proporciona un estado de la técnica útil para los examinadores. Un número limitado de solicitantes voluntarios que presentaron o presentarán solicitudes en las artes de computación pueden dar su consentimiento para que sus solicitudes aparezcan publicadas en este programa piloto. La revisión por parte del público en forma de colaboración, será conducida por un sitio web que no pertenece a la PTO. Estas solicitudes serán analizadas por integrantes del público, que de modo organizado definirán cuáles son los documentos (hasta un número de 10) más relevantes del estado de la técnica, los cuales serán sometidos a la PTO para la consideración del examinador a cargo de la solicitud de patente. Aunque este programa puede elevar la calidad del examen, también puede perjudicar las solicitudes de patente pendientes. Antes de dar su consentimiento para ser incluido en el programa, se deben revisar con cuidado los potenciales beneficios y desventajas de este programa piloto.
Contacte por favor a Garcia-Zamor Intellectual Property Law para analizar los datos específicos de su solicitud de patente y considerar los elementos a tener en cuenta antes de que decida incluir su solicitud de patente en el programa piloto.
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La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América pone fin al Programa del Documento de Divulgación
Noviembre de 2006
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América implementó el Programa de Documento de Divulgación en 1969 con el objetivo de proporcionar una forma alternativa de evidencia sobre la concepción de una invención diferente a, por ejemplo, “un sobre dirigido a sí mismo” que contiene la divulgación de una invención. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América ha determinado que pocos inventores, posiblemente ninguno, obtienen algún beneficio real de un documento de divulgación; y algunos inventores que utilizan el Programa de Documento de Divulgación creen erróneamente que lo que hacen realmente es presentar una solicitud para una patente. Teniendo en cuenta los limitados beneficios del programa y con el fin de reducir la confusión de los inventores, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América pone fin al Programa de Documento de Divulgación. Esto no debe tener un efecto adverso para los inventores, ya que una solicitud provisional de patente les ofrece mayores beneficios y protección a los inventores que un documento de divulgación, y puede emplearse para los mismos propósitos que un documento de divulgación si fuera necesario.
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Cambios propuestos en las reglas para los solicitantes de patentes
Enero de 2006 (pueden ser efectivos a partir del 1ro de enero de 2007)
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América ha propuesto nuevas reglas sobre patentes que pueden afectar significativamente a los solicitantes de patentes actuales y futuros. Y más importante aún, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América está considerando limitar la capacidad de los solicitantes para presentar solicitudes de patente de continuación o continuación parcial como objeto de derecho (incluyendo, en algunos casos, la presentación de pedidos de examen continuado).
Más específicamente, las reglas propuestas exigirían que las presentaciones de examen continuado que son las segundas o subsecuentes -- ya sea una solicitud de continuación, una solicitud de continuación parcial o un pedido de examen continuado—estén respaldadas por una demostración de por qué la enmienda, argumento o evidencia presentada no había podido ser presentada con anterioridad. En otras palabras, un solicitante de patente podría presentar solamente una solicitud relacionada (de continuación o continuación parcial) como objeto de derecho para una invención en particular. Se admitirían solicitudes relacionadas adicionales solo si se aprueba una petición. Se han propuesto además nuevas reglas que afectarán el número de reivindicaciones que pueden presentarse con una solicitud y se incrementarán los requisitos en cuanto a que los solicitantes presenten declaraciones de divulgación de información a fin de cumplir con el deber mandatorio de divulgación de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.
Aconsejamos a todos los actuales y potenciales solicitantes de patentes que revisen de inmediato todas las solicitudes de patente estadounidense pendientes, para determinar si deben presentarse solicitudes relacionadas o reivindicaciones adicionales. Si lo prefiere, podemos revisar su cartera y hacerle sugerencias sobre reivindicaciones y/o presentaciones adicionales, para que usted las considere. No se conoce si estas reglas propuestas se aplicarán retroactivamente para los casos pendientes, pero es posible que las reglas no se apliquen a las reivindicaciones incluidas en solicitudes pendientes que sean anteriores a la fecha en que se hagan efectivas estas reglas.
Puede ver una copia completa de las reglas propuestas descargando el siguiente PDF.
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