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Consideraciones para decidir si se pide realizar una búsqueda de marca comercial y preparar una opinión
Por Ruy Garcia-Zamor
5 de marzo de 2009

Las marcas comerciales suelen jugar un papel esencial en las estrategias de marca y marketing de las compañías, ya que posibilitan que los consumidores identifiquen fácilmente la fuente de las mercancías a la venta. Además de seleccionar marcas potenciales que se ajusten a una estrategia específica de marketing, puede ser crucial definir si una marca tiene posibilidad de registrarse o crear obligaciones legales potenciales antes de su uso o incluso antes de presentar la solicitud inicial de marca registrada. Una estrategia para acopiar información potencial sobre una marca propuesta es hacer que se realice una búsqueda exhaustiva de marca y se elabore una opinión. Las búsquedas exhaustivas de marca y las opiniones escritas pueden ser útiles para:

1. Determinar la posibilidad de poder registrar una marca propuesta;
2. Determinar el posible rango de protección que ofrece una marca propuesta;
3. Proporcionar orientación sobre cómo se ha de registrar la marca (por ejemplo, si se incluye un logo con la marca); y
4. Para determinar si una infracción de marca puede ser una preocupación si se utiliza la marca propuesta.

Una búsqueda exhaustiva de marca incluye generalmente una búsqueda en las siguientes áreas:

1. Marcas federales registradas en Estados Unidos;
2. Marcas estatales registradas en Estados Unidos;
3. Marcas registradas según derecho consuetudinario (de artículos y anuncios de productos);
4. Nombres de dominio;
5. Nombres de negocios listados en Dun and Bradstreet; y
6. Nombres corporativos registrados en cualquiera de los estados de EE.UU.

Los resultados de la búsqueda se organizan por lo general en forma de folleto y se le facilitan para consulta mientras revisa la opinión escrita.

Cuando no se prepara una búsqueda de marca y opinión antes de presentar la solicitud de marca, se corren riesgos que incluyen, entre otros, los siguientes:

1. Tener que modificar la publicidad;
2. Tener que retirar el producto de los distribuidores y de las tiendas;
3. Tener que cambiar el nombre de su producto;
4. Tener que explicar a los clientes actuales y futuros la razón del cambio;
5. Perder tiempo, dinero y gastos invertidos en seleccionar la marca y presentar la solicitud de marca; y
6. Honorarios legales y posibles daños resultantes de una acusación por infracción.

Aunque todos nuestros clientes son notificados acerca de las ventajas de preparar una búsqueda de marca y opinión antes de presentar una solicitud de marca de Estados Unidos, algunos aceptan los riesgos antes descritos y no piden realizar una búsqueda o elaborar una opinión antes de la solicitud. Normalmente aconsejamos que la opción de realizar o no una búsqueda de marca y elaboración de opinión debe ser definida de manera similar a cuando se toma cualquier otra decisión comercial.

A nuestro juicio, los posibles costos y pérdidas resultantes de los riesgos mencionados deben ser calculados y comparados con el costo que representa realizar la búsqueda y la elaboración de opinión. De modo que realizar o no una búsqueda es una decisión del cliente. Por ejemplo, si usted va a lanzar una costosa campaña publicitaria en Estados Unidos, empleando la marca propuesta, puede ser de gran valor que, antes de hacer la inversión en publicidad, trate de definir si el uso de la marca propuesta representará una responsabilidad legal, y si el uso de la marca puede protegerse antes de hacer la inversión en la campaña.

Si usted tiene algunas preguntas en relación con sus marcas y su respectiva estrategia de marca, puede contactar a Garcia-Zamor Intellectual Property Law.

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