Monitoree el mercado para proteger su marca registrada y evitar que sus derechos disminuyan o se pierdan por completo a causa de acciones de sus competidores
Por Ruy Garcia-Zamor
25 de julio de 2011
Para maximizar los beneficios, protección y valor comercial de una marca registrada, es importante controlar regularmente si hay alguien que esté utilizando marcas
confusamente similares sin autorización. Al determinar la fortaleza actual de una marca registrada ("marca"), un factor importante a considerar es el uso de marcas
no autorizadas y confusamente similares por parte de otros. El uso no autorizado de una marca confusamente similar puede reducir o eliminar los derechos de una marca.
Por esa razón, para mantener el valor de cualquier marca es importante tomar acción para eliminar cualquier uso desautorizado de marcas similares que se detecten.
Cuando el propietario de una marca ("registrante") deja de monitorear el mercado y de tomar acciones para detener la infracción indebida de la marca del registrante,
los competidores pueden comenzar a utilizar marcas similares para productos similares a aquellos asociados con la marca. Dependiendo del número de competidores, de
cuán similar sea su marca y sus productos o servicios con respecto a la marca del registrante, y de cuánto tiempo los competidores han estado usando tal marca, una
corte puede considerar que la marca del registrante se ha debilitado y que ya no tiene derecho a una amplia protección en el mercado. El juez presidente Nies abordó
este aspecto de la forma siguiente:
Sin duda, el carácter distintivo puede perderse cuando se deja de tomar acción contra los infractores. Si existen numerosos productos en el mercado que
ostentan la marca en cuestión, los compradores pueden llegar a ignorar la "marca" como la identificación del origen. Cuando esto ocurre, puede decirse que la
conducta del anterior dueño, al dejar de salvaguardar su propia marca, ha ocasionado que la marca pierda su significación como marca. No obstante, como propietario
no se le exige que actúe de manera inmediata contra cada posible uso violatorio con el fin de evitar una decisión de abandono.
McCarthy on Trademarks, Section 17:17,
"Loss of Rights." Wallpaper Mfrs., Ltd. v. Crown Wallcovering Corp.,
680 F.2d 755, 214 U.S.P.Q. 327 (C.C.P.A. 1982).
Pueden utilizarse algunas de las siguientes herramientas para monitorear el mercado relevante para la marca del registrante:
- Aunque existen muchas deficiencias en el uso de Google® Alerts para el monitoreo de marcas, este constituye un mecanismo razonable para ser usado en combinación
con alguna otra forma de seguimiento de marcas. Si se configura adecuadamente, Google Alerts le notificará cuándo su término de búsqueda aparece en resultados de búsquedas de Google;
- Recibir, prestar atención y tomar nota de las informaciones de clientes, empleados y personal de ventas;
- Búsquedas periódicas por Internet de registrantes, con el fin de identificar un potencial uso indebido de la marca del registrante;
- Búsquedas periódicas por Internet y/o búsquedas en bases de datos en línea por parte de Garcia-Zamor Intellectual Property Law con el fin de identificar potencial uso impropio de la
marca del registrante; y
- Utilización de servicios de control de terceros para generar reportes periódicos para la revisión por parte del registrante y de Garcia-Zamor Intellectual Property Law.
Las opciones de servicios de vigilancia de terceros son muy amplias. Diversas fuentes de información sobre marcas registradas pueden monitorearse regularmente en todo
Estados Unidos de América o incluso a nivel internacional, dependiendo del presupuesto del registrante. A continuación unos pocos ejemplos de las opciones disponibles para
dar seguimiento al mercado norteamericano:
- Monitorear la Gaceta Oficial con el fin de identificar marcas potencialmente infractoras antes de su registro por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).
- Monitorear las solicitudes norteamericanas de marca registrada con el fin de identificar solicitudes de marca registrada confusamente similares, antes incluso de que comiencen
a ser revisadas por la USPTO.
- Monitorear cambios en el status de determinadas solicitudes de marca registrada.
- Monitorear marcas registradas potencialmente conflictivas registradas a nivel estatal.
- Monitorear cuando una compañía o persona de interés presenta una solicitud de marca registrada a la USPTO.
El monitoreo automático de solicitudes de marca registrada presentadas puede resultar muy beneficioso, ya que puede proporcionar un temprano aviso sobre el uso por parte de
otro de una marca registrada confusamente similar. Mientras más pronto se aborde con un tercero un problema potencial, más fácil será resolverlo, ya que el tercero habrá
invertido menos esfuerzo de marketing, fondos y planeamiento estratégico para usar la marca.
Los servicios de vigilancia pueden proporcionar un monitoreo de mercado muy sofisticado, más allá de simplemente localizar marcas que sean iguales a la marca del registrante.
Por ejemplo, se pueden identificar palabras basándose en su significado más que en una coincidencia exacta. Algunos servicios de vigilancia también pueden identificar
la coincidencia fonética de las palabras y caracteres. Se pueden monitorear diseños buscando similitud de diseño en lugar de coincidencias exactas. Pueden monitorearse
determinadas clasificaciones y/o productos y servicios similares.
Aunque obtener el registro es un valioso paso inicial para proteger la marca propia, este es solo un primer paso. Para fortalecer la marca y evitar que repentinamente resulte
de poco valor, es importante monitorear el mercado sobre una base regular.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo establecer servicios de monitoreo de marcas registradas, dar respuesta al uso indebido de marcas similares por parte de un competidor,
acerca de su estrategia de marca, marcas registradas en general, patentes u otros temas de la propiedad intelectual, por favor contacte
a Garcia-Zamor Intellectual Property Law.
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