Ventajas y consideraciones para presentar solicitudes de marca registrada en el Registro Suplementario
Por Ruy Garcia-Zamor
26 de mayo de 2011
Durante el procesamiento de una solicitud de marca registrada, un solicitante puede encontrarse con la situación de que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (PTO) haya rechazado su solicitud, pero que esté en disposición de aprobar el registro de la referida marca si la solicitud se modifica con la petición de que se registre en el Registro Suplementario, en lugar de hacerlo en el Registro Principal. El Registro Suplementario proporciona un mecanismo para el registro de marcas que son capaces de distinguir las mercancías del solicitante, pero que no son registrables en el Registro Principal.
Cuando se considera la posibilidad de modificar una solicitud para obtener un registro en el Registro Suplementario es importante comprender los beneficios que ello implica, las ventajas y contrapartidas de tal registro en comparación con el registro en el Registro Principal. Las ventajas de registrarse en el Registro Suplementario incluyen: (a) se autoriza al propietario de la marca listada en el registro suplementario a utilizar la designación de marca registrada Federal que incorpora una "R" dentro de un círculo ®; (b) los litigios por violación de marca listados en el Registro Suplementario pueden ser llevados a corte federal; (c) los registros suplementarios pueden ser invocados por los abogados de marcas ante la PTO para manifestarse en contra de ulteriores solicitudes de marca registrada; y (d) una vez que una marca registrada en el Registro Suplementario ha estado en uso por lo menos durante cinco años consecutivos, el propietario puede presentar una nueva solicitud para que la marca sea incluida en la lista del Registro Principal.
Algunos de los inconvenientes del registro en el Registro Suplementario en lugar del Registro Principal son: (a) a diferencia de los registros en el Registro Principal, un registro suplementario no proporciona una notificación implícita de reclamo de propiedad; (b) un registro suplementario no proporciona evidencia prima facie del derecho exclusivo de los registrantes al uso de la marca; (c) un registro suplementario no puede convertirse en irrebatible después de cinco años de uso continuo; (d) durante un litigio, un registro suplementario no transmitirá de manera automática la usual presunción de que la marca es una marca registrada válida; y (e) un registro suplementario no puede utilizarse como fundamento para detener la importación a los Estados Unidos de América de mercancías infractoras.
El Registro Suplementario puede proporcionar un valioso mecanismo para comenzar a establecer los derechos de marca registrada cuando uno desea vender mercancías o servicios de conjunto con una marca que inicialmente no califica para ser registrada en el Registro Principal. Por ello, el Registro Suplementario puede ofrecer una valiosa alternativa para las compañías de nueva creación, las corporaciones y los particulares, como una opción para desarrollar una campaña de posicionamiento de marca.
Si tiene usted alguna pregunta respecto a su posicionamiento de marca, marcas registradas, patentes u otros temas relativos a la propiedad intelectual, le rogamos contacte a Garcia-Zamor Intellectual Property Law.
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